Чеклист по найму IP-эксперта

Определите тип IP, требующего защиты (товарный знак, патент, авторское право, коммерческая тайна)

Каждый вид предполагает принципиально разные процессы, сроки и структуру расходов.

Перечислите все активы, которые могут нуждаться в защите (название бренда, логотип, программное обеспечение, изобретение, контент)

Многие основатели осознают полный масштаб того, что нуждается в защите, лишь когда становится слишком поздно.

Проверьте, не зарегистрирован ли уже аналогичный IP и не нарушаете ли вы чужие права, проведя поиск на USPTO.gov

Базовая проверка чистоты до подачи заявки позволяет существенно сэкономить на юридических расходах.

Определите планы по расширению бизнеса (рынки, продукты, международный выход)

Стратегия IP-защиты должна соответствовать траектории развития вашего бизнеса.

Определите бюджет на IP-защиту на 1–3 года

IP-защита — постоянная статья расходов: патенты требуют поддерживающих пошлин, товарные знаки — продления.

Проверьте членство в адвокатской коллегии и регистрацию в USPTO (обязательно для патентного производства)

Патентные поверенные обязаны быть зарегистрированы в USPTO — далеко не все адвокаты соответствуют этому требованию.

Уточните опыт в вашей отрасли (патенты на программное обеспечение требуют иных компетенций, чем на механические устройства)

Патентные формулы в программном обеспечении, биотехнологиях и механике требуют предметной экспертизы.

Спросите о частоте успешных ответов на отказы (office actions) и истории патентного производства

Первичные заявки нередко отклоняются — навык работы с office actions отличает хорошего IP-адвоката.

Уточните, занимаются ли они также защитой IP, а не только его регистрацией

При нарушении ваших прав нужен адвокат, способный как формировать, так и защищать портфель.

Спросите о международном IP-опыте, если планируете работать на глобальных рынках

Международная IP-защита требует страновых стратегий подачи и связей с местными юридическими партнёрами.

Запросите письменное IP-стратегическое резюме: что, когда и почему подавать

Стратегическая документация предотвращает фрагментарную защиту с пробелами.

Заблаговременно оформите все соглашения об уступке IP от основателей и подрядчиков

Право собственности на IP должно быть формально передано — устные договорённости не имеют силы.

Установите напоминания в календаре для всех дедлайнов по подаче и поддерживающих пошлин

Пропуск дедлайнов в IP-праве может навсегда лишить права на защиту.

Запрашивайте резюме формулы изобретения простым языком после каждой подачи

Вы должны понимать, что именно охватывает ваша IP-защита.

Документируйте все коммерческие тайны в рамках внутренней программы конфиденциальности

Коммерческие тайны теряют защиту без активных мер по соблюдению конфиденциальности.

Запросите полный реестр IP-портфеля (все подачи, статус, ключевые даты)

Реестр IP необходим для комплексной проверки инвесторами и при будущих поглощениях.

Убедитесь, что все оригиналы уступок и лицензий надёжно хранятся

Цепочка правового титула должна быть доказуема для передачи или лицензирования IP.

Проверьте, что право собственности на IP корректно отражено в корпоративных документах

IP, принадлежащий лично основателям, а не компании, создаёт серьёзные проблемы при комплексной проверке.

Определите пробелы в IP-защите, которые не были устранены в рамках проекта

Инвесторы и будущие консультанты обнаружат их — узнайте о них первыми.